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台灣企業及投資人的全球機遇

管理您在 2019 年的國際業務風險

執行摘要

在全球市場的不確定性和不斷變動的法規優先事項中,唯一不變的就是變化,台灣企業仍然能規劃策略途徑以達到成功

歡迎閱讀我們有關台灣企業及投資人開展國際業務之全球趨勢與機遇的第四份報告。

儘管破壞性力量持續在蠶食全球市場,但精明的商業領袖會密切關注全球趨勢並採取相應行動,從而保有優勢。

隨著美國越來越重視中國科技產業並將之作為國家安全優先事宜,台灣企業應採取具體措施,以降低在中美「科技戰爭」中成為附帶損害的風險。同樣,儘管美中貿易戰愈演愈烈,謹慎評估涵蓋中國製造環節的任何供應鏈及相關行動仍有助於保護台灣企業進入美國市場。

對於在美國營運、以設計為中心的台灣企業,設計專利提供的保障更為有用。在能源部門,台灣的離岸風電產業表現出活躍的成長潛力,特別是如果台灣能成功解決某些關鍵挑戰的話。

歐盟反托拉斯執法手段的新動力為以成長為主的台灣企業提供了指導。最近美國反托拉斯執法政策的變化也為台灣企業審查內部法令遵循制度與控制措施提供了有力的誘因。

我們希望本報告對您有所幫助,我們也期待見到台灣企業未來一年的成長與繁榮。

David Li
台灣業務主管
 

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如何避免在美中「科技戰爭」中成為附帶損害

密切關注美國出口管制和經濟制裁細節的益處

作者:Cristina Brayton-Lewis

引文:

在美國擴大了劇本、採取越發好鬥的貿易手段之時,您可以採取遵循適用美國法律的積極措施,來降低企業在美中科技戰爭中成為附帶損害的風險。過去十年中,美國越來越關注中國科技產業,將之視為國安事務及貿易往來的關鍵議題。最近,這種關注在美中貿易談判以及美國政府針對中興通訊、華為及其他中國相關議題的高調行動中表現得很明顯。

美國政府於該戰爭中的「武器」包括出口管制、經濟制裁、外資審查及其他貿易限制:

  • 出口管制是對於受美國出口管轄之物品的許可規定,根據其目的地、最終使用者或最終用途,也涵蓋了美國境外製造的某些物品。對某些「基礎」和「新興」技術的新出口管制正在制定當中
  • 經濟制裁是禁止與和美國有直接或間接聯繫的特定目標人群、國家和地區往來(某些情況下,即使與美國沒有關係亦然)
  • 外國投資審查意即美國政府可以出於國家安全理由拒絕或要求撤銷對美國企業的外國投資,並可以加上「緩解措施」作為核准外資的條件
  • 美國陷入與中國的長期「貿易戰」,因而對中國產品徵收多輪關稅。此外,美國可能會限制來自「外國對手」的電信技術進口

有如此多的利害關係,台灣企業要如何行動才能保護自己免受美國出口管制、經濟制裁和類似問題的影響?

在美國擴大了劇本、採取越發好鬥的貿易手段之時,您可以採取遵循適用美國法律的積極措施,來降低企業在美中科技戰爭中成為附帶損害的風險。附帶的好處則是可提升您作為可靠貿易夥伴的市場競爭力。

由此開始:
 

了解您的立場

各個行業、不同規模和國籍的企業都陷入了美中科技戰爭的交火中。無論您身處何方,為了防範美中衝突的不良影響,您都需要了解其如何影響您的業務。

首先,檢視您在美國和中國市場的暴露(exposure):

  • 美國市場暴露  - 您的供應鏈是否依賴於美國技術或零件?您是否考慮(直接或間接)投資進入美國?
  • 中國市場暴露  - 您的客戶是誰?您的客戶是否間接依賴源自美國的產品或技術來生產他們的產品?

請進行本評估以防止您成為衝突的犧牲品:例如,突然無法進入您的美國供應鏈。在遵循美國法律上採取「等等看」的方法可能代價高昂。

評估您的風險

了解您在美國和中國市場的暴露後,請評估您可能面臨風險之處。有效的保護措施會要求充分了解您的風險狀況,以調整出適當的法令遵循回應。大多數美中科技戰爭的「武器」依賴於與美國的聯繫。

要考慮的初始風險因素包括:

  • 您是否以及如何使用源自美國的產品或技術,包括智慧財產
  • 您的產品是否包含源自美國的零件、軟體或技術
  • 您的交易是否以美元計價
  • 您未來投資美國的計畫

下一組要評估的風險因素是您的業務是否涉及受美國審查的中國交易對手。所包括之中國交易對手有:

  • 列入美國受限制方名單(例如:華為)
  • 參與軍事或國防活動
  • 參與無人機開發或製造
  • 參與人工智慧或監控技術的開發或製造

另外,儘管無論您的行業為何皆可能適用美國的限制,但仍要考慮您是否在任何「目標」高風險區域中營運,例如:

  • 半導體和積體電路——該產業是美中科技戰爭的熱點
  • 電信/5G——美國認為 5G 網路基礎建設構成國安疑慮
  • 新興和基礎技術——特別是追求全球研究及開發的技術領域可能面臨美國出口管制
  • 人工智慧
  • 量子計算/超級計算
  • 無人機/無人飛行載具

建立法令遵循制度作為防範措施

您可以實施美國經濟制裁與出口管制之法令遵循制度以降低風險。正確執行的遵法制度能為您省下大筆開支,例如供應商或客戶的損失,以及可能的民事和刑事懲罰。

健全的企業遵法制度所引起的美國行動更少或更寬鬆,其通常包含以下關鍵要素:

  • 管理承諾
  • 遵循適用法律之政策
  • 管理和執行政策之程序,承認諸如「認識客戶(Know Your Customer)」調查、出口分類與許可以及紀錄保存等概念
  • 辨識與矯正缺失之常規稽核
  • 對相關人員進行持續訓練

不存在一體適用的制度。相反,您應當為您的業務和風險概況量身打造有效的遵法制度,包括與美國律師合作發展與實施適當的遵法體系。

積極監控

由於相對不可預測的美國政府背景下產生的政治考量,美中科技戰爭正在迅速發展。

這意味著台灣企業應該考慮採取主動的方法進行監控,並根據需要參與進這種不斷變動的環境。在此不確定的時期,有些工具能提供有用的支持:

環境。在此不確定的時期,有些工具能提供有用的支持:

  • 媒體報導——包括社群媒體在內的媒體廣為報導了美中科技戰爭的突破性進展
  •  行業協會——會員常可接收即時資訊,且為美國政府推廣和參與的平台
  • 政府關係顧問(遊說者)—— 這類顧問經常提供對美國政府政策和即將採取行動的見解,以及與政策制定者的正式接觸。在美國可能要求他們公開註冊

第四頁圖片內文:

衝突背景

衝突歷史

2008    CFIUS 封鎖華為與 3Com 交易

2012    美國眾議院對華為/中興通訊國安疑慮的調查報告

2015    FBI 情報處對華為國安風險的說明
《中國製造2025》計畫

2016    中興通訊列入實體名單
美國 OFAC 和 BIS 以與受制裁國家往來傳喚華為

2018    中興通訊拒絕令

2018    《2019 財年國防授權法》(NDAA 2019)禁止美國政府與華為等公司相關的採購契約及其他行動

2018    華為財務長在加拿大因涉嫌違反伊朗制裁令遭逮捕

2019    華為、中國核能公司、中國百萬兆級計算公司列入實體名單

「參戰人員」

美國商務部
產業與安全局(BIS)
管理美國出口管制

美國財政部
海外資產管制辦公室(OFAC)
管理美國制裁

美國財政部
主持美國外來投資委員會(CFIUS)
對美國企業的外來投資進行國家安全審查

美中業界
陷入衝突的雙方

美國國會
支持反華政策,引入限制性立法

中國政府
《中國製造2025》計畫,轉而反擊美國的貿易政策

「目標」

半導體

是全球電子市場的基礎,也是美中科技戰爭的熱點

5G/電信

美國認為 5G 網路基礎建設構成國安疑慮

新興與基礎技術

某些追求全球研究及開發的技術領域面臨可能的美國出口管制(例如:人工智慧、量子計算、無人機/無人飛行載具

「武器」

出口管制

對於受美國出口管轄之物品的許可規定,根據其目的地、最終使用者或最終用途,也涵蓋了美國境外製造的某些物品。對某些「基礎」和「新興」技術的新出口管制正在制定當中。

經濟制裁

禁止與和美國有直接或間接聯繫的特定目標人群、國家和地區往來(某些情況下,即使與美國沒有關係亦然)

外國投資審查

美國政府可出於國家安全理由拒絕或要求撤銷對美國企業的外國投資,並可加上「緩解措施」作為核准條件。

其他貿易限制

美國陷入與中國的長期「貿易戰」,因而對中國產品徵收多輪關稅。此外,美國可能會限制來自「外國對手」的電信技術進口。

 

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台灣出口商使用中國零件的風險及風險管理

即使貿易環境多變而不確定,您仍可以採取措施保護您的美國市場份額

作者:Chris Corr

引文:

將含有中國製造零件的成品從台灣運到美國可能具有重大風險。明智的策略包括主動了解這類風險、評估您的潛在暴露並採取行動以保護您進入美國市場。

進入美中貿易戰的一年中,在幾波美國對價值 2500 億美元的中國產品徵收前所未有的懲罰性關稅,以及中國對價值 1100 億美元的美國產品徵收報復關稅後,全球公司開始將部分或全部生產移出中國以使供應鏈多元化。其他因素,如中國成本上升,也在促成此一趨勢。

因此,許多企業在將製造作業從中國遷至其他亞洲國家,主要是台灣和東南亞國協(ASEAN)地區的成員(圖 1)。

部分出口商認為,從台灣之類的第三國取得成品的產地證明,將能保證他們的安全。但對含有中國製造零件之進口品的監管審查從未如此嚴格。

將含有中國製造零件的成品從台灣運到美國可能具有重大風險。明智的策略包括主動了解這類風險、評估您的潛在暴露並採取行動以保護您進入美國市場。

台灣產品出口至美國的風險

美國當局可能會指控台灣出口商——及與其合作的美國進口商——試圖逃避對中國製成品或零件的關稅,違反一或多項貿易法。後果可能十分嚴峻,包括高昂的關稅和懲罰、封鎖或限制進入美國市場,而在某些情況下,還有刑事指控和可能判處監禁。上述貿易法包括:

  • 美國海關與邊境保護局的原產國調查或懲罰行動。  美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection; CBP)可能會在產品進口美國期間調查其原產國(country-of-origin; CoO)聲明的準確性。特別是,CBP 將檢查台灣的生產或裝配流程是否「充分轉變」了中國製造的零件,讓成品在 CoO 關稅上能算是原產於台灣。若否,CBP 可能會要求補繳關稅、評估實質懲罰,並在某些情況下扣留、排除或沒收貨品。
  • 美國商務部的範圍調查。 如果中國製造零件需繳納反傾銷(anti-dumping; AD)和平衡稅(countervailing duty; CVD),或成品需繳納 AD/CVD 關稅(如原產國為中國),美國商務部可以採用自己的規定進行自己的 CoO 評估。商務部的規則不只依賴「實質轉變」,其解釋方式也與 CBP 不同。即使就 CBP 目的而言 CoO 是正確的,商務部也可以發布明顯衝突的決定和規定——甚至具有追溯性——認定產品需繳納中國 AD/CVD 關稅。
  • 美國商務部的反規避調查。即使 CBP 和商務部 CoO 規定皆認定特定產品原產於台灣,商務部也可以調查產品是否規避了美國 AD/CVD 關稅。若其認定台灣作業是次要的和/或將來還會「規避」上述關稅,即可能做出不利的裁定。
  • CBP 的反逃稅調查。根據美國《執行及保護法》(Enforce and Protect Act; EAPA),CBP 可能會調查台灣產品是否「逃避」AD/CVD 關稅。在大多數 EAPA 案例中,CBP 會檢查貨品是否確實為台灣生產,而非僅是經該國轉運。甚至在其認定進口商是否做出任何虛假陳述前,CBP 就可能要求在調查期間對進口貨品收取 AD/CVD 保證金。根據 CBP 的 2018 年年度貿易與旅行報告,CBP 在過去兩年中展開了 20 次 EAPA 調查,並對亞洲的生產者進行了 18 次現場稽核,從而每年阻止了 5000 萬美元的「AD/CVD 關稅」逃避行為。1

您可以如何行動來管理這些風險?

若您生產的商品內含重要的中國製零件,美國當局可能會認定其並非原產於台灣,或應對其徵收中國產品關稅。若您的出口貨物增加,這類風險通常也會增加,特別是在中國出口貨物同時減少,或您的生產設施為中國公司的子公司或附屬公司時。

根據您的具體情況了解您的風險

管理上述潛在重大風險的第一步是清楚了解貴公司的暴露。

首先評估:

  1. 所有投入及零件的來源和價值。審慎的做法是讓專家參與協助進行該技術分析
  2. 您的中國製造投入的相對價值及重要性
  3. 您在台灣的生產或裝配作業的性質和範圍
  4. 如果該零件或產品直接從中國出口,適用於該零件或產品的關稅,包括正常的最惠國(most-favored nation; MFN)關稅、貿易戰的特殊關稅——包括 301 條款(不公平行為)和 232 條款(國家安全威脅)——以及反傾銷稅、反補貼平衡稅、 201 條款關稅(防衛有害進口激增)

採取行動消除或減輕您的特定風險

根據您的具體情況,上述行動可能包括:

  • 在現有判例不適用或不明確的情況下,取得 CBP 原產國裁定。通常需時約一個月,並對所提供的事實具有約束力,但也是公開的。
  • 確保適當的紀錄保存。您的生產、會計和運輸記錄系統應當能讓您在生產或裝配中從所購買的零部件開始追蹤至特定的成品出口。建議讓專家顧問參與本工作。
  • 請求美國商務部提供諮詢意見。如果美國國內產業聲稱您的產品在規避美國關稅,這類請求則可為您提供美國商務部可能意見的保證。
  • 進行 EAPA 盡職調查(due diligence)。其中可包括在不斷發展的 CBP 判例背景下評估出口貨物的敏感性、近期貿易模式以及您作業的性質,特別是在涉及亞洲各地裝配商逃稅指控的 EAPA 調查顯著增加之時。
  • 調整您的出口或裝配作業。如果其他措施無法充分解決您的風險,請對您的生產安排做適當的變更,包括加強或更廣泛的生產作業,和/或變更您取得投入之方式。

等待美中貿易戰結束是冒險的策略

無論目前的美中談判如何結束,此一雙邊貿易關係很可能仍易生變,而美國監管機關則持續審查含有中國製造零件的產品。

爭議性的《中國製造 2025》戰略計畫意圖使中國在關鍵部門中佔據主導地位,其於未來五年內可能會取得牽引力,並加劇緊張局勢。如果現任美國總統在 2020 年再次當選,美政府的貿易政策可能會持續到至少 2024 年。隨著中國國內消費預計在未來十年內大致翻倍,中國和其他全球公司增加中國產能的強力誘因可能會給全球市場帶來未曾預期的後果。中國的意外價格下降或產能過剩可能導致扭曲全球市場的出口過剩,因而繼續訴諸對中國商品課徵關稅及嚴格審查含有中國製造零件的第三國產品。

因此,審慎的出口商必須為此可能做好計畫,而非等待並希望美中貿易戰平息。

1https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Jul/CBP%20FY18%20Trade%20and%20Travel%20Report-compliant.pdf

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台灣離岸風電產業的強烈風勢

經過多年精心策劃,台灣離岸風電產業開始取得牽引力,但仍要面對挑戰

作者:Fergus Smith
 

引文:

台灣離岸風電產業的成功也促進了區域內其他新的離岸風電市場中的活動,包括日本、韓國、印度、越南、澳洲。

事實證明,今年是台灣離岸風電產業成功的門檻,多年的精心規劃和開發活動開始取得成果。

德國開發商達德能源(wpd)的 640 兆瓦雲林離岸風電計畫於 2019 年 6 月完成融資,成為亞太地區首個完成融資的大型離岸風電計畫。接續雲林的成功,一系列計畫緊隨其後,包括麥格理(Macquarie)/上緯的 378 兆瓦海能風電(Formosa II)、哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners)的 600 兆瓦彰芳及西島風場、沃旭能源(Ørsted)的 605 兆瓦大彰化離岸風電計畫、達德能源的 350 兆瓦觀音風場。一系列更進一步規劃的台灣離岸風電計畫正在發展中。

推出的這些令人印象深刻的開發活動有望使台灣的離岸風電市場參與者在未來許多年中保持忙碌。

此外,台灣離岸風電產業的成功也促進了區域內其他新的離岸風電市場中的活動,包括日本、韓國、印度、越南、澳洲。離岸風電產業於 1991 年在丹麥沿海踏出謹慎的第一步,而目前正在亞太地區邁開自信的步伐。

雲林是關鍵的一步

雲林風場計畫是離岸風電產業的重要里程碑,原因眾多:

  • 雖然較早的 128 兆瓦海洋風電(Formosa 1)已證明了這一概念,但更大得多的雲林風場計畫則嚴格測試了台灣離岸風電的國際和本地新台幣舉債能力
  • 其吸引了來自丹麥、德國、荷蘭的三家輸出信用機構(export credit agency; ECA)的支持,以及德國復興信貸銀行(IPEX-KfW Bank)提供的進一步保障。廣泛的 ECA 支持對此產業在近期內的持續可行性至關重要
  • 其首次測試市場對台灣經濟部引入之「電網合約」複雜概念的接受程度
  • 重申台灣離岸風電產業風險分配動態的基本可融資性,圍繞對台電購售電合約之實用分析

雲林風場計畫成功的股權出售過程對市場同樣是重要的一步。由双日株式會社領軍的日本投資者聯盟收購了 27% 的股份,在競爭激烈的拍賣過程中獲勝,該拍賣過程涉及了全球基礎建設投資的大量參與者。

目前要解決的挑戰

台灣離岸風電產業一直是吸引許多全球最大基礎建設基金投資人關注亞洲基礎建設市場的關鍵催化劑。特別深的全球基礎建設基金資金池越來越關注該區域的基礎建設。

這種趨勢肯定會對台灣以及更廣泛來說的亞洲基礎建設市場產生重大影響。如果結構良好的計畫能有效利用這一利益,則將從根本上改善解決該區域基礎建設需求與發展間巨大差距的前景。

台灣離岸風電計畫系列仍需要解決的重要挑戰是在中期內證明自己的可持續性:

  • 介入權(step-in rights)——與台灣當局持續討論直接介入權的性質,為出資方的利益而容納之。直接介入權廣受國際認可為有限追索基礎建設融資的基礎,對台灣離岸風電產業的近期可持續性而言,容納該權利至關重要。
  • 台灣銀行參與——台灣當局要求計畫開發商承諾至少 20% 的台灣銀行債務融資,但本地銀行的胃口和能力仍有挑戰。特別是,台灣只有民營銀行參與了海洋風電和雲林風場計畫的融資,而大型的公營銀行仍在觀望。台灣公營銀行的參與將顯著提升計畫系列的可持續性,這正是開發商極為期盼的。此外,該產業還有來自台灣人壽保險公司的融資前景。實現這一里程碑同樣是重要的一步。
  • ECA 覆蓋範圍和自製率規定(local content requirements)——為了吸引台灣銀行融資,開發商在尋求盡量擴展 ECA 的可用債務擔保範圍。因此,開發商正面臨一個難題:台灣當局也在推動建設計畫的有力自製率議程。其具有需要降低外國成分的固有影響,是國際 ECA 支持的必要先決條件。當局必須採取務實且靈活的方法來應用自製率規定。我們預計台灣離岸風電產業中活躍的 ECA 範圍在近期內會繼續增加,因為開發商謀求管理這類競爭優先事項。
  • 環境與社區——活躍於離岸風電市場的 ECA 重視對當地社區的待遇——包括重要的漁業社區,以及對當地棲息地和野生物的保護。這些責任是開發商的首要考量,包括有效管理結合了當地法規和國際標準的遵法制度。
  • 保險市場能力——台灣擴大的離岸風電計畫系列要仰賴保險市場是否有足夠能力來吸收計畫的建設和營運相關之主要風險。

雖然仍然存在挑戰,但台灣離岸風電產業正蓬勃興起。區域內其他離岸風電市場將緊隨其後。

 

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美國設計專利:越來越有用的選擇

以設計為中心的台灣企業如何訂定設計專利保護策略

作者:Bijal Vakil
 

引文:

各公司都在投入更多資源來設計時尚、現代的產品,讓客戶感覺他們擁有未來的科技。這意味著保護這類投資的選擇方案也變得越來越重要。

在 2019 年,美學很重要。各公司都在投入更多資源來設計時尚、現代的產品,讓客戶感覺他們擁有未來的科技。這意味著保護這類投資的選擇方案也變得越來越重要。

對於在美國營運、受設計影響的台灣公司而言,擁有美國設計專利組合,比起僅選擇如版權、商標的傳統方案來說,能為您在產品設計上的投資提供更多保障。與此同時,設計專利相關的美國法律環境也在不斷變化。2016 年美國最高法院對蘋果訴三星案的判決引發了法律制度的轉變

對公司可以且應當如何保護其技術和設計產生重大而仍在發展的影響。

若設計在您企業中是關鍵產品成分,則設計專利可能會特別重要,尤其是在您考慮對產品線中的產品提出替代設計或對市場上已有產品的下一代進行輕度設計變更之時。第一步是了解何種設計在美國具有可專利性、您如何證明侵權,以及您可以請求損害賠償的金額。

美國設計專利的重要性與日俱增

美國專利商標局近十年以來收到的設計專利申請比例越來越高(見圖 1)。

隨著全球經濟從 2008 年金融危機中復甦,設計和發明專利的申請數量持續穩定增加。而在此期間,設計專利申請佔專利申請總量的比例較大,在 2016 年美國最高法院對蘋果訴三星案(Apple v. Samsung)的判決之後尤是。

設計專利的可專利性(patentability)

美國的設計專利申請與發明專利相同,必須符合新穎性(novelty)和非顯而易見性(non-obviousness)之要件,但標準略有不同:

  • 設計專利背景下的新穎性標準是「一般觀察者檢測法(ordinary observer test)」。若一般觀察者將新設計視為不同的設計,而非現有設計的修改版本,則該設計即非先前技術設計可預見的(即:屬於新穎)(Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009))
  •   設計專利背景下的非顯而易見性標準之衡量是以系爭產品類型的一般設計師為準,而非發明專利上採用的於該技術領域具有通常技藝之人。若該領域的一般設計師不會考慮將現有設計或現有設計之特徵結合起來,則所提出的設計即非顯而易見的(High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc., 730 F.3d 1301, 1313-14 (Fed. Cir. 2013))

如果您正在嘗試保護現有產品的潛在替代設計或輕度設計變更,您是否應該尋求新的設計專利?

首先,確定新設計是否滿足上述可專利性的新穎性和非顯而易見性要件。如果增加設計的改變小到「新」設計對先前設計專利來說是顯而易見或並非新穎的,則「新」設計不具可專利性。另一方面,如果增加設計的改變足以滿足兩項可專利性要件,您可以取得新的設計專利,您也可能必須如此。

如果您現有的設計專利不會使您的新設計不具專利性,那麼您現有的設計專利極可能無法保護您的新設計。同樣重要的是您的風險容忍度以及您吸收專利審查成本的能力和意願(包括申請費、盡職調查費、律師費、前述支出的機會成本)。設計是否為法律上具可專利性之標的,可能直到多年後法院在訴訟過程中審查申請文件才能確定。因此,在決定額外的設計專利是否必須或加強您的組合是否值得時,您應該仔細考慮這一點。

確定設計專利的侵權

如果在「一般觀察者檢測法」(用於評估新穎性的同一檢測法)下,一般觀察者會認為產品設計與專利設計相同或是略為修改的版本,則產品設計侵犯了美國設計專利。需要說明的是,即使侵權設計與專利設計間有細微差別,也會產生侵權;「設計專利侵權的檢測標準不是完全相同,而是相當充分的相似性」(Pac. Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694, 701 (Fed. Cir. 2014))。

那究竟是什麼會侵犯設計專利呢?

根據美國專利法第 289 條(35 U.S.C. §289)(2019),實施中的設計專利法規,只要設計專利遭「製造物品」(article of manufacture; AOM)侵犯,專利權人就有權獲得損害賠償。侵權 AOM 很可能是產品的一個組件,而非完整產品。

這個問題是蘋果訴三星案的關鍵。蘋果主張的設計專利包括手機的正面形狀和黑色螢幕上的 16 個彩色圖示方格,然後聲稱三星手機為侵權 AOM,因其採用了前述設計方面。三星反駁,只有手機的幾個部分侵犯了蘋果的設計專利,因此只有侵權部分才是 AOM。美國最高法院同意三星,認為第 289 條下的 AOM 可以是單獨的產品組件而非完整產品,但其拒絕斷定構成 AOM 的是三星的完整手機或個別部件,或為該問題進行檢測(Apple v. Samsung, 137 S. Ct. 429, 436 (2016))。發回更審時,加州北區地方法院採用了四要素 AOM 檢測法,此為美國總檢察長在口頭辯論中向美國最高法院提出,根據侵權設計是否為完整侵權成品固有、不可分割的部分或只是它的一部分。具體而言,相關 AOM 是基於:

  •  專利中聲明的設計範圍(圖示和書面說明)
  • 設計在產品整體中的顯著地位
  • 設計是否與產品整體在概念上明顯不同
  • 專利設計與產品其餘部分之間的物理關係(包括設計是否用在易於與產品整體分離的離散組件)

雖然可能還要一段時間美國最高法院才會討論正式接受或拒絕這項檢測法,但其在美國其他地方法院已開始得到核准(例:Nordock, Inc. v. Sys., Inc., Case No. 11-CV-118, 2017 U.S. Dist. LEXIS 192413, at *15 (E.D. Wis. Nov. 21, 2017))。隨著時間過去,更多設計專利在美國初審法院上接受檢測並由美國上訴法院審查後,這一四要素 AOM 檢測法的合法性和輪廓將得到澄清。

衡量設計專利的損害

在傳統的美國發明專利侵權案件中,損害賠償的兩個標準理論是專利權人的利潤損失和合理的權利金。但是,對於設計專利,第 289 條授權第三種替代的、更易於證明的損害賠償指標:侵權方從 AOM 獲得的總利益。

如果專利權人選擇採用總利益作為損害賠償指標,那麼 AOM 必須是完整產品(或盡可能接近之)。如果 AOM 是成品,而非產品的一個單獨組件,則向陪審團證明侵權者銷售產品的總利益要容易得多(並且損害賠償可以更高)。

蘋果訴三星案提供了明確的案例,說明 AOM 為何如此重要。如果侵犯蘋果設計專利的 AOM 是完整的三星手機,蘋果可以收回三星銷售侵權手機的所有利潤。但是,若 AOM 只是三星手機的組件(只有手機正面形狀和彩色圖示方格),則蘋果只能收回三星直接從侵權組件中獲得的總利益,損害賠償金額想必比完整手機的總利益少得多。雖然陪審團的判決沒有具體確定 AOM,但 5.33 億美元的損害賠償金(超過美國最高法院審查前原本陪審團所判的 3.99 億美元)表明了陪審團可能認為是完整的三星手機構成了侵權的 AOM。

設計專利策略:看錢下決定

在規劃廣泛的設計專利組合以保護您的新發明時,設計專利的特殊可專利性、侵權及損害賠償考量是有用的。

要決定保護首重設計的硬體產品的最佳商業策略,則:

  • 分析每項專利的範圍廣度——如果產品具有多個組件或設計方面,其保護範圍應該是來自涵蓋完整成品的一項綜合設計專利,或是涵蓋個別設計組件的多項不同設計專利來達成?
  • 審查每項設計專利的專利強健性——其應具體說明一個確切設計的具體情況,還是應更廣為涵蓋各種潛在產品或設計疊代?設計專利的請求項必須包括用於說明所請求保護之設計的附圖,實線表示專利權人請求保護的設計方面,虛線表示作為背景但非專利請求保護之產品部分。換句話說,專利強健性是指相對於虛線,產品有多少是以實線請求保護。

您的最佳設計專利策略應考慮專利審查成本、可專利性、保護一系列設計和產品的便利性、證明侵權的便利性以及侵權案件中可請求之損害賠償,從而平衡專利廣度和強健性的利益。

最終,貴公司的獨特需求,加上您智慧財產權預算的深度和對風險的具體容忍度,將定義出保護您市場地位的正確設計專利組合策略。

設計專利策略考量因素:範例

假設有一輛汽車,其所具之三種獨特設計組件構成了車輛整體價值的關鍵部分:

下圖中顯示在另一車輛包含至少一個侵權設計組件時,不同專利策略選擇的潛在優缺點。

  優點 缺點
每項專利的範圍廣度 單項綜合設計專利: 車身 +  擾流板  + 車頭燈 - 盡量降低專利審查成本
- 如果專利受到侵權,AOM 可能就是完整車輛
 
- 除非所有三個組件都遭到侵權,否則更難認定侵權行為(例如;即使車身和車頭燈相同,如果擾流板不同,車輛也非侵權)
三項獨立設計專利: 車身 | 擾流板  | 車頭燈 - 更容易發現至少一部分的侵權行為(例如;即使車身和擾流板並非侵權,車頭燈也可以是侵權) - 增加專利審查成本(重覆的律師工作成果和申請費用)
- 若任何專利遭受侵權,AOM 不可能是完整車輛,因此無法獲得完整車輛的總利益
 
專利強健性 聲明所有設計細節的具體專利 - 高度具體的設計更具可專利性(即耐受新穎性與顯而易見性之攻擊)
- 相同車輛或相近複製品之侵權易於證明
 
- 多項替代設計或新的設計疊代會需要新的設計專利
- 容易透過改變小細節(例如除引擎蓋外的相同車身)來繞過專利進行設計
 
聲明主要設計特徵的概括專利 - 同一專利可以保護多項替代設計或新的設計疊代
- 難以透過改變小細節來繞過專利進行設計
 
-  概括設計的可專利性較低(即易受新穎性與顯而易見性之攻擊)
-  複製主要特徵但改變明顯卻未申請特徵之車輛侵權難以證明(例如:若未申請之水箱護罩經過改變,外行陪審員可能會認為是「不同」車輛)
 

 

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台灣企業要注意:歐盟反托拉斯執法的新動力?

歐盟執委會正迅速展開新調查,二十年內首採臨時限制措施

作者:James Killick

引文:

對於在歐盟(European Union; EU)開展業務的台灣公司而言,正在進行的反托拉斯調查中採取了臨時措施,表明了歐盟競爭法的執行越來越受重視。

歐盟執委會受到部分評論員讚譽,因其有能力承擔科技產業的重大反托拉斯案件,且願意調查微軟、英特爾、谷歌、高通等產業巨頭。儘管如此,相較於科技產業的快速發展,這類調查常因其耗時受到批評。例如,執委會最近的反托拉斯決定,即 2019 年 7 月對高通公司徵收的 2.42 歐元罰款,所涉及之行為從 2009 年開始到 2011 年結束。

雖然執委會表示所花費的時間是來自調查的複雜性及尊重被告權利的需要,但其或已吸取了部分批評。近二十年來,委員會首次採取臨時措施(interim measure)暫停反競爭規定,以等待最近開展的調查結果出來。

2019 年 6 月,執委會對美國晶片製造商博通(Broadcom)展開正式調查,查明其是否藉由排他性做法來限制競爭。同時,執委會發表了異議聲明(Statement of Objections),作為對該公司實施「臨時措施」的第一步。

對於在歐盟(European Union; EU)開展業務的台灣公司而言,正在進行的反托拉斯調查中採取了臨時措施,表明了歐盟競爭法的執行越來越受重視。

何為「臨時措施」?

根據歐盟法律,臨時措施讓執委會能迅速採取行動,以防止可能對競爭和市場造成不可挽回之損害的疑似反競爭行為。藉由採取臨時措施,執委會可下令終止其調查進行期間的疑似反競爭行為 ——也因而是在其下達最終決定之前的。

歐盟競爭法允許執委會在反托拉斯案件中採取臨時措施,條件是:

  1. 表面違反競爭規定、
  2. 有對競爭造成嚴重和無法彌補之傷害的風險。

歐盟普通法院(General Court)在 1980 年的 Camera Care 案判決中首次承認執委會採取臨時措施之權力,規定執委會「有權力採取臨時措施,這對其有效履行職能必不可少,特別

是在確保任何要求企業終止其已被發現之侵權行為的決定有效之時。」自當時以來,執委會僅在其他四個案件中採取了臨時措施,最近一次是在 2001 年。

對博通的調查

在博通案中是執委會 18 年來首次在反托拉斯案件中採取臨時措施。(在還是年輕律師時曾參與了上次案件(IMS Health),那個時代似乎很遙遠了:沒有智慧型手機、大家仍然在發傳真、Facebook 甚至還沒成立。)

在對博通的調查中,執委會認為臨時措施是必要的,因為:

  • 博通可能在電視和數據機晶片組市場中佔據主導地位
  • 博通與其七個主要客戶簽訂了協議,其中包含的限制可能導致這些客戶完全或幾乎皆自博通獨家採購

據執委會所稱,受指控之競爭問題的嚴重性質可能使博通的競爭對手在調查結束前遭除去或邊緣化,因此臨時措施不可或缺。

執委會決定對博通採取臨時措施並不出人意料。

歐盟競爭事務專員韋斯塔格(Margrethe Vestager)曾公開聲明,她正在尋找一個「測試案例」來恢復臨時措施。博通案似乎就是執委會所找到的測試案例。

變化的潛在先兆

此一測試案例將繼續展開。博通有權利回應執委會的異議聲明,並要求舉行聽證會,以針對臨時措施辯論該案。此外,全面調查中對博通的指控比臨時措施案所涵蓋的指控更為廣泛。其中還包括以獨家或最低採購要求、產品捆綁、濫用 IP 相關策略以及故意降低博通產品與其他產品間的互通性為條件,給予回扣或其他優惠。上述指控將依照正常程序接受全面調查,博通將有另外的權利在完整調查中回應異議聲明。

此外,博通案是否會導致歐盟競爭執法中臨時措施的普遍復興,而執委會是否會考慮在科技外的其他產業中採取該程序,則仍有待觀察。

無論如何,執委會近二十年來首次採取臨時措施的決定確實表明歐盟競爭法有了新的活力。可能有面臨歐洲反競爭行為指控之風險的台灣公司應密切關注這一潛在趨勢。 

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如何利用美國新的反托拉斯法令遵循獎勵

美國反托拉斯刑事指控政策的變化對台灣企業的意義為何

作者:Noah Brumfield

引文:

對台灣企業而言,在其審查法令遵循制度與內部控制——並於必要時調整上,新的美國政策提供了有力的誘因。

2019 年 7 月,美國司法部(Department of Justice; DOJ)反托拉斯署公告了一項新政策,鼓勵有任何美國相關業務的公司實施健全的反托拉斯法令遵循制度(compliance program)。司法部的新政策將在決定是否提出反托拉斯刑事指控時,對已制定強力的遵法與補救制度的公司給予獎勵。

對台灣企業而言,在其審查遵法制度與內部控制——並於必要時調整上,新的美國政策提供了有力的誘因。

反托拉斯法令遵循的高風險

一如在台灣和其他國家,在美國,反托拉斯法嚴格禁止競爭者(或潛在競爭者)間就定價要素及其他競爭客戶或市場之方法達成協議。即使並無任何實際損害之證據,也無關個人的市場份額或有害意圖,亦可對所謂的價格固定和市場分配或圍標協議提起訴訟。

在美國,這類風險因可能遭刑事訴訟而擴大。已有多家公司支付了數億美元的罰款。除上述刑事罰款外,還有因涉嫌要價過高而可能遭客戶追究的民事責任。

個人在反托拉斯刑事違法行為上也要承擔巨大風險。過去十年中,美國政府已起訴過許多高管和員工,其相關美國法律規定最高可判十年徒刑。

因此,健全且有效的法令遵循制度對幫助降低公司及員工風險會一直都很重要。最近美國政府量刑政策的變化加上了額外的「甜頭」,來激勵公司評估並更新政策。

新的美國反托拉斯刑事指控政策

2019 年 7 月,司法部修訂了《司法手冊》(Justice Manual),並發布了一份新文件《反托拉斯刑事調查中企業遵法制度評估》(Evaluation of Corporate Compliance Programs in Criminal Antitrust Investigations)(下稱《指南》),以指導美國聯邦檢察官在反托拉斯刑事違法行為背景下對公司遵法制度的評估。 2

美國司法部在其《司法手冊》中刪除了一項敘述,即過去在調查和起訴之指控階段中,因公司已有遵法制度而拒絕給予其任何獎勵(credit)。此前,司法部認為反托拉斯違法行為是公司遵法制度未能有效運作的證據。根據其先前的全有或全無主動通報寬恕政策,只有第一家通報犯罪行為的公司才能獲得起訴豁免權。

現在,司法部將根據具體情況評估每家公司的遵法制度。新的遵法獎勵並非自動授予。而是可能考慮到影響具體遵法制度設計方式的多種因素,其是否有可能阻止違反反托拉斯法,以及是如何實施和運作的。

決定遵法計畫有效性之要素

《指南》中闡明了遵法制度必須明白符合司法部獎勵和緩起訴協議(deferred prosecution agreement; DPA)的一些基本要素。

《指南》中列出了九項要素: 

  1. 制度的設計及全面性
  2. 公司內部的遵法文化
  3. 反托拉斯遵法責任
  4. 反托拉斯風險評估技術
  5. 對員工的遵法訓練與溝通
  6. 定期審查、監督、稽核
  7. 通報機制
  8. 遵法的獎懲
  9. 違法案件中制度的補救措施和作用

其中,通報機制尤為重要。司法部在 2019 年 7 月之新政策公告和《指南》全文中皆提及需要「即時」主動通報。雖然「即時」的定義仍不明確,但新政策似乎在時機上更為靈活。

在您的企業遵法計畫中應檢查什麼

台灣公司應當考慮其是否有足夠實用、精密的通報渠道來應對任何美國反托拉斯法違法行為。

這基本上意味著要建立渠道,使所有內部通報能有效率地快速向上傳達,且在每項通報離開公司前對其進行全面評估。在規劃此類制度時,務必確定將特權影響納入考量。

司法部強調健全遵法制度之政策要求了謹慎調整公司的業務範圍。根據《指南》,「有效的反托拉斯遵法制度應適當因應反托拉斯風險而調整。」

如果目標是實施有效且適當的內部控制及調查機制來防範所有潛在的錯誤行為,則可能沒有一體適用的方法可採用。

反之,或許可考慮採取措施為您的獨特業務建立遵法制度,顯著改善防範特定反托拉斯風險之有效性,同時也增加從司法部獲得遵法獎勵的機會。

2 https://www.justice.gov/atr/page/file/1181891/download

 

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